Per le aziende che operano in tutto il mondo, spesso ci si chiede se la protezione del marchio a livello mondiale sia possibile e sensata. In teoria, la protezione globale del marchio è certamente possibile, ma in pratica spesso non ha molto senso.
Nel caso del marchio internazionale, non esiste la possibilità di richiedere la protezione del marchio a livello mondiale presso un unico ufficio, poiché non esiste il cosiddetto “marchio globale”. Sebbene l’Accordo di Madrid e il Protocollo all’Accordo di Madrid permettano di richiedere la protezione del marchio con un’unica procedura presso l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) in molti Paesi del mondo, non in tutti.
Inoltre, la protezione del marchio a livello mondiale è associata a costi molto elevati: La registrazione di un marchio internazionale comporta l’applicazione di tutte le tasse.
A ciò si aggiungono le spese dell’avvocato per la domanda di registrazione del marchio e per la ricerca sul marchio e, successivamente, anche le spese per l’estensione della protezione internazionale del marchio.
Per poter far valere effettivamente i propri diritti sul marchio, il marchio deve essere utilizzato anche nei Paesi ai quali è stata estesa la protezione della domanda di marchio internazionale. Anche se l’uso del marchio non è obbligatorio, un marchio non utilizzato può significare che non può più essere difeso o che il marchio viene cancellato a causa di una richiesta di annullamento.
A differenza di quanto avviene, ad esempio, negli Stati Uniti, dove il titolare del marchio deve dimostrare attivamente l’uso del marchio per mantenere la protezione, in Svizzera e in tutti gli altri Paesi questa prova non deve essere fornita attivamente e senza motivo. Qualche tempo fa, anche McDonald’s ha imparato che la prova d’uso è importante. Su richiesta dell’irlandese Supermac’s Ltd., l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) ha deciso nel 2019 che il marchio dell’Unione Europea “BIC MAC” deve essere cancellato in quanto McDonald’s non ha dimostrato a sufficienza che il marchio è stato utilizzato nell’Unione Europea per preservare i suoi diritti.
La nostra raccomandazione in pratica è di estendere la protezione dei diritti dimarchio internazionale solo nei paesi in cui si opera effettivamente. Inoltre, i documenti necessari a dimostrare che il marchio è stato effettivamente e realmente utilizzato per i prodotti e i servizi registrati devono essere conservati in un luogo sicuro.
