Le controversie sui marchi comportano spesso la questione dell’esistenza di un rischio di confusione tra due marchi. Lo scopo di questo articolo è quello di fornire una breve panoramica sul tema del rischio di confusione.
Il diritto dei marchi mira a garantire la protezione dei marchi e a fornire indicazioni ai consumatori. Il rischio di confusione è quindi uno dei concetti più importanti del diritto dei marchi. Il rischio di confusione nel diritto dei marchi si verifica quando un marchio è così simile a un altro marchio da confondere i prodotti e i servizi di un’azienda con quelli di un’altra. Ciò può generare confusione e danneggiare la reputazione delle aziende interessate. L’obiettivo è evitare che i consumatori pensino che i prodotti provengano dalla stessa azienda o che ci sia un legame tra le due aziende.
Quando un marchio viene richiesto all’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI) o in Europa, l’ufficio competente non verifica se al momento della domanda di marchio siano già registrati altri marchi identici o simili e quindi se esista un rischio di confusione tra i marchi (i cosiddetti impedimenti assoluti alla registrazione). Si esamina solo se la domanda di marchio è preclusa da impedimenti relativi alla registrazione. Se esiste effettivamente un rischio di confusione, vi sono conseguenze per il richiedente del marchio.
Conseguenze in caso di rischio di confusione tra due marchi
Ogni titolare di marchio ha tre mesi di tempo dopo la registrazione di un marchio per presentare un’opposizione contro il marchio appena registrato. Se questa scadenza non viene rispettata, l’unica possibilità è quella di intraprendere un’azione civile contro un marchio identico o simile, qualora vi sia un rischio di confusione. Tuttavia, ciò comporta costi e sforzi considerevoli. Inoltre, i titolari di marchi anteriori hanno diritto a richiedere provvedimenti ingiuntivi e danni. È quindi altamente consigliabile effettuare una ricerca approfondita e accurata sui marchi prima di presentare una domanda di marchio, al fine di evitare spiacevoli controversie legali. Una volta protetto, il marchio deve essere monitorato attivamente attraverso la sorveglianza del marchio, in modo da poter intervenire immediatamente e in modo economicamente vantaggioso in caso di violazione.
È importante sapere che il diritto dei marchi protegge i segni solo in relazione alle classi di prodotti e servizi richiesti. Così, ad esempio, se si registra il segno “Taube” come marchio per biciclette, non c’è quasi alcun rischio di confusione con l’uso del segno “Taube” da parte di terzi per, ad esempio, servizi legali. L’aspetto potrebbe essere diverso se l’insegna “piccione” fosse usata per i caschi da bicicletta invece che per i servizi di advocacy. Tuttavia, c’è un’eccezione, vale a dire i marchi famosi (ad esempio, Coca-Cola). La protezione si applica a tutte le classi.
Fattori rilevanti nella valutazione del rischio di confusione
Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte Suprema Federale, la questione dell’esistenza di un rischio di confusione deve essere valutata in modo globale, tenendo conto di tutte le circostanze del singolo caso. Si deve presumere un’interazione tra l’identità o la somiglianza dei prodotti o servizi, il grado di somiglianza del marchio e il carattere distintivo del marchio anteriore.
a) Rischio di confusione per i marchi denominativi
Pertanto, per valutare il rischio di confusione tra marchi denominativi, gli uffici marchi e i tribunali tengono conto dei seguenti fattori:
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Somiglianza dei segniPer verificare la somiglianza dei segni si utilizzano i seguenti criteri: – Somiglianza fonetica: in questo caso si verifica se esiste un rischio di confusione nella pronuncia dei due marchi. Esempi di somiglianza fonetica: Securo / Securit, Nike / Mike, Coca cola / Koka Kola-(carattere tipografico) somiglianza visiva: qui si verifica in particolare se i due marchi sono simili o identici nel carattere tipografico. Per valutare il rischio di confusione, è necessario verificare in particolare la lunghezza della parola o il numero di lettere.
Esempi di somiglianza visiva: Afro / aero, Pallas / Prectinino / Prantinino –Somiglianza concettuale: in questo caso si deve esaminare se i due marchi sono concettualmente identici o simili.Esempi di somiglianza concettuale: breadfast / breadquickPer ipotizzare un rischio di confusione, è sufficiente che la somiglianza tra due marchi esista solo a un livello. -
Somiglianza di prodotti e serviziAffinché si possa ipotizzare un rischio di confusione, non è sufficiente la mera somiglianza dei segni; anche i prodotti e i servizi devono essere simili. Per rispondere alla domanda se i prodotti e i servizi siano simili, è decisivo se il pubblico di riferimento possa ritenere che i prodotti e i servizi provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate. Ad esempio, occorre verificare l’origine operativa, i prodotti o servizi concorrenti o complementari, i prodotti/accessori principali, ecc.
- Carattere distintivo del marchio anteriore
Il carattere distintivo di un marchio si riferisce all’ambito di protezione. In termini di distintività, si distingue tra distintività debole, normale e rafforzata. Il carattere distintivo di un marchio dipende dal grado di descrittività del segno rispetto ai prodotti e ai servizi. Un marchio che non è nemmeno parzialmente descrittivo dei prodotti e dei servizi ha una maggiore capacità distintiva. Come per il rischio di confusione, la valutazione della portata della protezione del marchio è sempre una decisione da prendere caso per caso.
b) Rischio di confusione per i marchi figurativi
Per valutare se esiste un rischio di confusione tra due marchi figurativi, occorre determinare l’impressione visiva che rimane nella mente del consumatore medio. Si presume che il consumatore non ricordi tutti i dettagli della prima marca quando vede la seconda. I bordi e le decorazioni sono quindi meno importanti. Tuttavia, anche in questo caso, si devono sempre prendere in considerazione tutte le circostanze del singolo caso, in particolare la somiglianza dei prodotti e dei servizi e il carattere distintivo del marchio.
c) Rischio di confusione per i marchi denominativi/figurativi
Nel valutare il rischio di confusione tra un marchio denominativo e un marchio denominativo/figurativo, ossia un marchio in cui una o più parole sono combinate con un elemento grafico, l’attenzione si concentra quasi esclusivamente sulla somiglianza fonetica. In questo modo, si tiene conto dell’elemento denominativo del marchio, poiché, di norma, nel caso dei marchi denominativi-figurativi, l’impressione complessiva è caratterizzata foneticamente dall’elemento denominativo. Anche in questo caso si deve tenere conto della somiglianza tra prodotti e servizi e del carattere distintivo del marchio.
Protezione speciale per i marchi famosi Art. 15 MschG
Ai sensi dell’art. 15 MschG, i marchi famosi godono di una protezione maggiore rispetto ai marchi normali. Da un lato, il loro ambito di protezione specifico per il prodotto non è vincolato all’elenco di prodotti e servizi rivendicati e, dopo il periodo di attesa di cinque anni, all’effettiva situazione di utilizzo. Questa protezione speciale mira in particolare a evitare lo sfruttamento della reputazione dei marchi famosi.
Il momento in cui un marchio è effettivamente considerato famoso è controverso e va deciso caso per caso. Secondo la giurisprudenza, dovrebbe essere sufficiente un livello minimo di consapevolezza del 30% della popolazione totale. Inoltre, anche altri criteri giocano un ruolo importante.
Esempio in cui è stata affermata la rivendicazione del marchio noto:
- The North Face e The Dog Face (Oberlandgericht, ordinanza del 28.06.2022)
La questione del rischio di confusione nel diritto dei marchi è molto importante e complessa. Si raccomanda pertanto di consultare uno specialista.
